Первое что нужно сделать - выбрать обозначение, которое Вы будете регистрировать в качестве торговой марки и определить названия товаров и (или) услуг для которых будет использоваться торговая марка.

При этом для того, чтобы получить исключительные имущественные права на торговую марку (зарегистрировать ее) следует понимать, что существуют установленные специальным Законом «Об охране прав на знак для товаров и услуг» (Закон) определенные ограничения, которые могут стать основанием для отказа в регистрации Вашей торговой марки (знака).

Вы должны четко определить:

обладает ли Ваша торговая марка различительной способностью;

не будет ли она нарушать права третьих лиц;

не будет вводить в заблуждение потребителя.

Как известно, две одинаковые торговые марки зарегистрировать нельзя. Ни по звучанию, ни по написанию. Причем узнать, что Ваша торговая марка схожа, по написанию или звучанию, Вы сможете только через несколько месяцев после подачи заявки и оплаты всех сборов (деньги государство не возвращает).

Для того что бы этого не случилось, существует предварительный поиск. Стоит его проводить перед регистрацией торговой марки, дабы избежать неприятностей в будущем и сэкономить деньги и время.

Как провести предварительный поиск?

Международная классификация товаров и услуг включает 45 классов, поэтому перед поиском нужно еще и правильно определить к каким классам относятся выбранные Вами товары или услуги. При этом учтите, что использовать нужно действующую на дату проведения поиска редакцию.

Если самостоятельно, то тогда вы можете осуществить официальный поиск только по базе зарегистрированных знаков. Чтобы поиск был гарантированным (полноценным), Вам придётся просмотреть все зарегистрированные знаки в нужном классе за 20 лет (это более 170 тыс. зарегистрированных торговых марок) и при этом понять буде ли Ваш знак схожим до степени смешения с найденными Вами знаками. Нельзя забывать и о знаках, получивших охрану по процедуре международной регистрации торговых марок (Мадридская система).

И даже если Вы просмотрите все 170 тыс. зарегистрированных торговых марок, поиска только по базе зарегистрированных знаков недостаточно для успешной регистрации Вашей торговой марки.

При проведении экспертизы учитываются еще и ранее поданные на регистрацию знаки, как по национальной процедуре, так и по международной. А баз данных по таким знакам в свободном доступе нет.

Это еще важно и потому, что после подачи заявки Законом не допускается вносить какие бы то ни было изменения в знак.

Следующий шаг – составление заявки. Требования к составлению заявки на знак для товаров и услуг установлены статьей Закона и Правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг (Правила).

Поэтому, чтобы составить заявку самостоятельно нужно просто изучить общие требования статьи Закона и требования к заполнению бланка заявления, изложенные в Правилах.

Следует обратить особое внимание на такие моменты:

Заявку на регистрацию знака необходимо составлять на бланке установленной формы, приведенной в приложении к Правилам.

Очень важно не ошибиться при внесении данных о заявителе. Особенно это касается транслитерации названий или имен иностранных юридических или физических лиц. При этом нужно использовать правила транслитерации и одновременно обеспечить узнаваемость названия фирмы или имени физического лица.

Необходимо правильно передать цветовую гамму Вашей торговой марки при подаче заявки. Иногда при распечатке материалов заявки цвета могут искажаться. Изображение должно быть размером не более чем 8х8 см.

Особое внимание и знания требует составление перечня товаров и/или услуг. Поскольку перечнем товаров и/или услуг определяется часть объема прав, которые Вы получаете после регистрации торговой марки, этот этап очень важен.

При этом следует учитывать, что товар является продуктом хозяйственной деятельности, предназначенным для продажи, и является материальным объектом, а услугой является действие, которое приносит пользу третьим лицам, совершается (продается) для третьих лиц, поэтому в перечне не допускается указание как услуги деятельности, которая направлена на удовлетворение потребности заявителя, например продажа собственных товаров.

Законом установлено, что товары и услуги, для которых знак заявляется на регистрацию, должны бать сгруппированы по классам МКТП. Это обязательное условие.

Поэтому перед составлением перечня товаров и услуг следует внимательно изучить пояснения к МКТП, чтобы правильно отнести товар или услугу к соответствующему классу. Ошибочное отнесение того или иного товара или услуги к определенному классу может привести к тому, что при проверке экспертизой будет выявлен другой класс для указанного товара или услуги и, соответственно, возникнет необходимость доплаты сбора за этот класс, а это еще и дополнительная бумажная волокита.

Обратите внимание, что названия товаров или услуг должны согласовываться с названиями, которые фигурируют в соответствующем классе и быть точными, чтобы правильно передать суть товара или услуги. В противном случае, Вы рискуете зарегистрировать знак для товара или услуги, которые Вам не нужны.

Кроме этого есть еще ограничения касательно неопределенных формулировок типа «все товары, включенные в класс» и требования изложения названия товара и услуги с учетом украинской лексики (раскрыть скобки и согласовать падежи).

Что дальше?

Оплата сбора, размер которого определяется в соответствии с утвержденным постановлением порядка оплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности.

Успешная подача правильно заполненной заявки и оплата сборов не гарантирует Вам регистрации. Ведь после подачи заявки в Государственное предприятие «Институт промышленной собственности» экспертами института проводится ее экспертиза в несколько этапов. На каждом из которых у экспертов могут возникать вопросы, о чем Вы получите уведомление, ответ на которое необходимо подавать в обязательном порядке и в установленные Законом сроки. Несоблюдение таких сроков может привести к потере заявки, - она будет считаться отозванной. Стандартный срок для ответа на такое уведомление составляет два месяца, и если Вы не будете постоянно контролировать этот процесс, Ваша заявка может быть отозвана, либо ее регистрация будет длиться не один год.

Даже если все делать правильно и своевременно, то примерно через 8-10 месяцев, по результатам экспертизы Вы можете получить предварительный отказ в регистрации (форма Т-9). Не пугайтесь.

Закон позволяет в течение установленного срока подать мотивированный ответ на такую форму с доказательствами в пользу регистрации Вашего знака. Доказательства должны учитывать соответствующие положения Закона и других нормативно-правовых актов в этой сфере и, не имея опыта составления таких документов и не зная нюансов ведения переписки с госпатентом, Вам будет сложно доказать возможность регистрации Вашей торговой марки.

В итоге, после получения положительного решения о регистрации Вам необходимо в установленные Законом сроки оплатить государственную пошлину и сбор за публикацию. И не забыть правильно заполнить и направить в учреждение экспертизы подтверждающие документы.